L’action en contrefaçon de marque : mode d’emploi

Vous avez déposé une marque et vous êtes victime d'une contrefaçon ? Sachez que votre situation n’est pas exceptionnelle, chaque années ce sont des milliers d’articles de contrefaçon qui sont saisi selon la Douane Française.

Afin de faire respecter vos droits, vous avez la possibilité d’agir en justice par le biais d’une action spécifique : l’action en contrefaçon. Voici les clés d’une prévention en amont et d’une réaction en aval afin de faire face à ce phénomène.

Attention : si vous avez déposé un brevet, notez que nous n'aborderons pas ici l'action en contrefaçon de brevet.

Qu’est-ce qu’une contrefaçon de marque ?

La contrefaçon est une pratique anti-concurrentielle, visant, pour un tiers, à bénéficier de la réputation de votre marque à votre insu.

De manière générale, la contrefaçon désigne la reproduction, l’imitation, l’exploitation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuel sans l’autorisation de son propriétaire.

La marque (ce peut être un logo) confère au titulaire ayant pris le soin de la déposer auprès de l’INPI un droit exclusif lui permettant à lui seul de l’exploiter ou encore d’autoriser son exploitation.

L’atteinte à ce droit exclusif est constituée par divers actes suscitant la confusion dans l’esprit du public et donc portant préjudice aux efforts commerciaux du titulaire de la marque. La contrefaçon pourra aussi être retenue dans des situations plus diverses. Par exemple, si dans le cadre d'une publicité comparative, une marque est utilisée de façon dévalorisante, la publicité pourra alors être qualifiée de contrefaçon.

Ainsi, si certaines contrefaçon de marque sont particulièrement criantes, d’autres jouent plus dans la subtilité.

Quels moyens pour éviter de se trouver en position de contrefacteur ?

Il est nécessaire de prendre en compte qu’au moment du dépôt de marque auprès de l’INPI, cet établissement ne s’occupe pas de la “police” des marques.

En effet, l’INPI n’a pas les moyens matériels de rechercher que chaque déposant a vérifié la disponibilité de la marque avant de chercher à engager le processus de déposition. Il est ainsi important, voire nécessaire, de passer par une recherche d’antériorité afin de s’assurer de la disponibilité de la marque.

Et pour cause, sachez que les juges considèrent que le simple fait d’enregistrer une marque auprès de l’INPI constitue un acte de contrefaçon face à la marque antérieure. Il existe différents types de recherches d’antériorité dont les tarifs varient en fonction de la complexité de la recherche.

A défaut de recherche, vous prenez donc le risque d’être poursuivi en justice par le titulaire de la marque antérieure (même si cette dernière n’est pas identique) à partir du moment ou elle engendre une certaine confusion dans l’esprit du consommateur. Ainsi votre dépôt sera vain puisque les juridictions compétentes saisies demanderont l’annulation ainsi que le versement de dommages et intérêts au titulaire de la marque intérieur.

Il peut être intéressant de se rendre sur la base marque de l'INPI, procéder à une première vérification de l'existence du nom de marque, ainsi que de sa classe.

Effectuer une recherche d’antériorité de marque préalable permet au moins d’éviter un préjudice financier suite à des poursuites à votre encontre.

Quel moyen pour déceler une contrefaçon de sa marque ?

Si déposer sa marque auprès de l’INPI revient dans le langage courant à “Protéger sa marque”, sachez que cette protection n’est pas garantie après le dépôt.

En effet, si vous ne procédez à une surveillance de votre marque, celle-ci est sujette à différents types d’atteintes par des tiers en connaissance de cause ou encore sans le savoir. Quelle que soit leur bonne foi, ces derniers se retrouvent nécessairement dans une position de contrefacteur.

Surveiller sa marque mensuellement n’étant pas chose aisée eu égard aux différents critères à prendre en compte, un gain de temps particulier peut être effectué en passant par des logiciels de surveillance de marque permettant d’obtenir mensuellement des rapports.

C’est à partir de cette surveillance que vous pouvez concrètement protéger votre marque postérieurement au dépôt afin d’éviter que tout vos efforts commerciaux soient détournés, tout comme votre clientèle suite à une confusion.

Modalités de l’action en contrefaçon

Attention : avant d’agir, vous devez vous assurer que votre présumé contrefacteur n'est pas en réalité le propriétaire de ladite marque car il aurait  déposé la marque avant vous.